우선권 (priority claim) 의 중요성

최근 Medtronic CoreValve LLC 와 Edwards Lifesciences corp 의 소송에서 연방 항소법원(Federal Circuit) 이 변리사들께 우선권을 정확히 특허신청서에 참조해야한다는 것을 강조했습니다.

우선권이란 특허신청서의 신청 날짜를 더 먼저 신청된 특허신청서의 신청 날짜를 갖도록 허가해주는 것을 말합니다.  예를 들어 특허신청서 A 의 신청 날짜는 2010년 11월 1일이지만 A 가 2009년 11월 10일에 신청된 특허신청서 B 에 우선권을 가짐으로써 A의 신청날짜를 2009년 11월 1일로 지정할 수 있는것입니다. 이 우선권은 2013년 3월에 first-to-file (먼저 발명한 사람이 아닌 먼저 신청한 사람에게 특허 허가가 주어지는 것) 특허신청자가 특허를 받을수 있도록 법이 개정된이후 더욱 중요해 졌습니다.

올바른 우선권을 참조하면 신청 날짜 (effective filing date)가 더 앞당겨 질 수 있기 때문에 특허신청자가 더 유리해 질수 있는것 입니다. 특허 신청 날짜에 따라서 특허심사 결과가 바뀔수 있기에 특허신청자는 꼭 올바른 우선권 참조를 하도록 다시한번 강조했습니다. 우선권을 가질 수 있는 자격이 있었음에도 올바른 우선권 참조를 하지 않아서 특허허가를 받지 못하거나 소송에서 불이익을 당하는 경우에 특허신청자의 책임으로 전가될수 있습니다.

꼭 철저한 서치를 하여 우선권 자격이 주어지는지 확인하여 올바른 참조를 할수 있기 바랍니다.

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새로운 미국 특허청 Deputy Director 임명

http://gadgets.ndtv.com/others/news/former-google-executive-michelle-lee-named-deputy-director-of-uspto-457840

미국에서 technology & science 쪽에 여성분들의 참여가 더 많아지고 있고 최근에는 tech 회사의 임 원(Yahoo CEO 미국 여성분) 이나 정부의 영향력 있는 분야에서도 여성분들의 활동이 활발해지고 있습니다.

몇일전 미국 특허청 (USPTO) 에서 Michelle Lee 라는 여자분을 부국장으로 임명했습니다. 이분이 한국분인지 정확하진 않지만 last name 으로 봐서는 한국분일거 같다는 생각도 듭니다. 이분은 이전에 구글에서 법률쪽의 부고문이자 특허 전략부서의 대표 로 있었고 산호세 USPTO 오피스에 대표로 있다가 부국장이 된분입니다. 아직 누가 국장이 될지는 언급되지 않았습니다.

이분이 임명된후 우선순위로 뽑은 일이 아래와 같습니다.

“Lee said she planned to attack the backlog of unexamined patents and work to improve patent quality, an issue at the center of the ongoing debate over frivolous infringement lawsuits.”

특허 침행 소송에 대한 계속되는 논쟁의 중심인 특허 품질을 높이고 아직 검토되지 않은 백로그들에 대한 일을 하겠다고 말한것은 올바른 우선순위라고 생각합니다. 특허를 남발하거나 너무 까다로운 조건으로 특허를 내주지 않는것 모두 문제가 생길수 있습니다. 올바른 심사를 통해서 특허허가의 조건을 재검토하고 좀더 높은 품질의 특허들이 나올수 있는 프로세스를 갖는다면 불필요한 소송을 줄이는데 효과적일거라고 생각합니다.

이분이 또 언급한 내용은 아래와 같습니다.

“None of the policy positions of my former employers has guided my work,” she said. “I certainly would be very welcoming of everybody’s input.”

이분이 사기업인 구글및 다른 회사에서 몇년정도 일을했기 때문에 이전에 일했던 회사들로부터만의 편향적인 영향을 받지않고 모든이로부터의 의견/조언을 듣도록 한다고 말한것은 중립적인 자리를 지키겠다고 말한것이라고 생각합니다. 이분의 위치는 특허심사에 큰 영향을 끼칠수 있기에 중립을 지키지 않으면 건강한 특허제도를 만들기가 어렵다고 생각합니다.

어떤 변화가 일어날지 기대가 됩니다.

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특허 101

미국에서는 흔히 입문 과정이나 수업을 101 이라고 합니다.
미국특허의 기본개념을 간단하게 설명하려고 합니다.

설명에 앞서 제가 기록한 내용들은 예외가 있을수 있다는것을 기억하시기 바랍니다. 소송이나 검토 (특허에 대한 review) 를 통해서 특허화가 취소될수 있기도하고 허가가 나지 않던 발명이 특허화 될수있기도 합니다.

특허: 미국특허청 (U.S Patent and Trademark Office) 에서 특허 소유자 ( 발명을 특허로 허가를 받은 특허 지원자) 에게 일정기간 (특허 지원을 한후 20년) 동안 발명 개발과 사용의 전매권을 갖도록 허가해주는것을 지칭합니다.

3가지 특허 타입:

  1. Utility 특허: 흔히 특허라고 하면 Utility 특허를 지칭하는 경우가 많습니다. 가장 많은 타입입니다. 이 특허에 적합한 카테고리는: 프로세스, 기계, 제조, 물질 구성 (a composition of matter) 입니다. 새롭고 유용하며 자명하지 않은 (nonobvious) 발명이 특허화 될수 있습니다.
  2. 디자인 특허: 제조된 제품에 대한 새롭고, 독창적인 디자인이 특허화 될수있습니다.
  3. 식물 특허: 새로운 , 자명하지 않은 (nonobvious) 무성(asexually) 으로 만들어진 식물들이 보통 특허로 만들어질수있습니다. 발명에 따라서 sexually 만들어진 식물도 특허화 될수있습니다.

보통 수학공식, 자연적으로 발생하는 물질, 자연의 법칙, 응용되지 않은 추상적인 생각등은 특허화될수 없습니다. 인간의 유전자도 특허화될수 없습니다. Association for Molecular Pathology 와 USPTO 가 이논쟁을  연방 지방 법원(federal district court) 에 가지고 갔는데 연방 지방 법원에선 유전자가 물리적으로 구현되기에 특허화 될수 없다고 판 결을 내렸습니다.

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특허 사용기간:

  • Utility 와 Plant 특허는  특허화 되었다는 전제하에 특허 신청날짜 (effective filing date) 으로부터 20년동안 특허로 사용할수있습니다. 디자인 특허는 특허화 된 날부터 14년동안 특허로 사용할수있습니다. 물론 유지비를 내지 않게 되면 특허가  자동만기 됩니다. 특허기간동안 소송이나 검토를 통해서 부절적하게  특허화 되었을경우 특허가 취소될수있습니다.
  • 특허가 만기되면 공공의 재산이 되고 허가를 받지 않고 누구나 개발하고 만들수있습니다. TV 나 PC 같은 경우가 그런 발명에 해당이 됩니다.

특허사용:  특허를 여러가지 형태로 사용할수 있습니다.

  • 회사나 다른이에게 특허를 양도(Assignment ) 할수 있습니다. 보통 회사의 직원들이 특허를 내는경우 고용된 회사에 양도하게 됩니다. 몇분들이 저에게 ‘아무리 그래도 회사가 모든 특허 권리는 갖는건 억울하다’ 라고 말씀하신분들이 있는데 물론 예외도 있습니다. 발명품이 고용된 회사의 비니지스나 개발 및 연구와 관련이 없거나 그 회사에서 일한 것의 결과물이 아니면 양도 의무가 없을수도 있습니다. 예를들면 구글에 일하는 직원이 이런 멋진 전자기타를 발명할 때일 것입니다.
  • 회사나 다른이에게 라이센스를 줄수있습니다. 라이센스는 보통 일정기간, 특정지역등에 국한되는 경우가 많습니다. 라이센스를 받은이는 다른이에게 부분이나 전체를 라이센스 줄수 있습니다. 개인이 특허를 취득한후에 회사에 라이센스를 주어서 자본과 자원을 가진 그 회사가 개발하고 로얄티를 받기도 합니다.
  • 회사들끼리 cross-license 을 하여 로얄티를 내지 않고 특허사용 권한을 교환할수 있습니다. 마이크로소프트와 일본의 JVC 회사가 하나의 예입니다.

특허화 될수 있는 품목들을 나열해 보았습니다. 이것은 특허화를 보증하는것은 아니며 가이드라인으로 사용될수 있습니다. 이렇게 다양한 품목들이 특허화 될수있다는게 놀라웠습니다. 발명을 어렵게 생각하기보다는 일상에서 쉽게 접할수있는 생활 필수품에서도 만들어진다고 생각할수 있겠습니다. 저는 가끔 요리를 하다가 의도(?) 하지 않은 정체 불명의 요리로 변형될때가 있는데, 특허를 내는걸 고려해봐야겠네요.

patentable subjects

(리스트는 리차드 스팀이 쓴 Patent, Copyright & Trademark 책에서 인용하였습니다).

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제가 왜 이 블로그를 만들게 되었는지.

안녕하세요. 현재 저는 미국 마이크로소프트 본사에서 일을하고 있습니다. 8년정도를 software engineer 로 일을했고 창의와 문제해결 능력을 필요로 하는 프로그램밍 일이 매우 도전적이고 흥미로운 일이라고 생각했지만 큰 그림을 볼수 있는 기회를 많이 놓치는 것같이 느껴졌습니다. 그래서 풀타임으로 일을 하면서 코넬 대학원에서 MBA 을 마쳤고 지금은 국제부서에서 제품을 국제화 시켜 해외 시장에 진출 하는 일을 하는 프로젝트 매니저 일을 하고 있습니다.

하지만 저는 몇년전부터 특허/지적재산에 대해서 관심을 갖기 시작했습니다. 미국대학시절 지적재산이라는 수업을 듣고 많은 흥미를 느껴서 computer science 과목중에 가장 흥미있게 들었던거 같습니다. 대부분 computer science 를 공부하는 분들은 프로그래밍 자체를 좋아하셔서 하는분들이 많지만 저는  다이나믹한 technology 와 그보다는 정적인 법율이 만나는 분야가 정말 흥미롭다고 느꼈습니다. 하지만 그 흥미가 실제 career 로 사용될수 있을거라고 생각을 하지 못했던거 같습니다.

일을하면서 legal 부서와 같이 일을 할 기회도 있으면서 자연스럽게 특허/지적재산에 대해서 알게되고 공부를 시작했습니다. 미국에서는 변리사 시험을 합격하면 USPTO (United States Patent and Trademark Office) 에 register 하는 특허에 관련된 모든 일을 할수있는 특허 변리사 (patent agent) 로 등록이 됩니다. 그리고나면 다른 나라에 거주하는 발명가 분들이 미국에 특허를 출원하시고 싶을때 대리인으로 미국 특허청에 출원을 할수있는 권리가 주어집니다.

미국 특허법을 공부하면서 느낀점은 미국법이 융통성이 많이 있다는점이었습니다. 단지 법을 만들기 위해서 만드는게 아니라 정말 효율적으로 발명가분들이 특허를 출원할수있도록 도와주기 위해서 법이 만들어졌다고 느꼈습니다.

최근 2년사이에 먼저 발명한 발명가가 특허를 받을수있도록  하는 first-to-invent 법에서  특허청에 먼저 등록하는 발명가가 특허를 받을수있도록 하는 first-to file 로 특허법이 개정이 되었습니다. 이로 인해서 최근 몇년사이에 많은혼란과 lawsuit 이 줄을 잇고있긴하나 장기적으로 봤을때는 많은 불필요한 lawsuit 을 줄일수있게 될거라고 생각합니다.

특허변리사 시험을 합격한후 저도 더 깊이 특허/지적재산에 대해서 연구하고싶고 또 배운걸 이 블로그에 놀러오는 분들과 공유하고자 이렇게 블로그를 만들게 되었습니다.

제가 고등학교부터 미국에서 학교를 다녀서 한국어 단어사용이 조금 다를수 있는데 이해해주시고 이 글을 읽으시는 분들이 여기까지 읽어주신것에 대해서 이미 저는 기쁘고 감사합니다.

그럼 자주 이 블로그나 여러분 블로그를 통해서 뵐수있기 바랍니다.

2014 년새해 복 많이 받으세요. Happy New year!

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